О компании

Каталог Франшиз

Реклама на сайте

Разработка

Контакты

Личный кабинет

Партнёры

Заказать рекламу

О разработке франшизы

Заказать разработку

Франшиза недели!

Открытая клиника
Открытая клиника
Франшиза сети медицинских клиник
Инвестиции: 75 000 000 руб.

 

Книги

Судебные споры по товарным знакам.

Судебные споры по товарным знакам.

Метки: Товарный знак , регистрация , споры

Давно известно, что товарныйзнак, завоевавший доверие покупателей,является некой гарантией высокого качествавыпускаемых товаров. Именно поэтомукомпаниям так важно защитить свой товарныйзнак, причем нередко делать это приходитсяв судебном порядке. Рассмотрим типичныеспорные ситуации, связанные с регистрациейтоварного знака и его незаконнымиспользованием.

Регистрация товарного знака

Для того чтобы обладать исключительнымправом на использование товарного знака,его необходимо зарегистрировать1. Приэтом товарный знак будет считатьсяюридически защищенным только на территориитой страны, в которой он зарегистрирован, итолько применительно к тем товарам, вотношении которых он зарегистрирован.

Регистрацией товарных знаков в нашейстране занимается Российское агентство попатентам и товарным знакам (Роспатент).Процедура регистрации состоит изнескольких этапов (см. рисунок на с. 126) иможет длиться от пяти месяцев до несколькихлет. Товарный знак регистрируется на 10 лет (содня подачи заявки в Роспатент), по истечениикоторых по заявлению компании срок можетпродлеваться каждый раз на 10 лет.Приоритетным правом на использованиетоварного знака обладает та организация (физическоелицо), которая раньше других подала заявку вРоспатент на его регистрацию (ст. 9 Закона отоварных знаках)2.

Если в течение срока действия регистрациитоварный знак не используется компаниейтри года подряд (не наносится на товар впроцессе производства или упаковки3),то его охрана может быть прекращена позаявлению любого заинтересованного лица (п.3 ст. 22 Закона о товарных знаках).

    Справка

    Россия присоединилась к нескольким международным соглашениям, касающимся регистрации и охраны товарных знаков: Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года, а также Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года.

    Парижской конвенцией, в частности, установлено, что:

    • регистрация товарного знака в одной стране не зависит от регистрации знака в других странах;
    • товарный знак, зарегистрированный в одной стране, должен приниматься для регистрации в другой стране.

    В регистрации знака в другой стране может быть отказано только в том случае, если это приведет к нарушению прав, приобретенных в этой стране третьими лицами, а также если знак лишен отличительных признаков либо противоречит морали или публичному порядку.

    При регистрации товарных знаков в странах — участницах Ниццкого соглашения используется Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), в которой все виды товаров и услуг разбиты на 45 классов. В заявке на регистрацию товарного знака указываются те классы товаров и услуг, в отношении которых компания собирается использовать и охранять свое право на товарный знак.

    Мадридское соглашение и Протокол к нему позволяют регистрировать товарный знак за рубежом через национальное патентное ведомство. Таким образом, российские компании могут подать заявку на международную регистрацию товарного знака в любой стране — участнице Мадридского соглашения или Протокола к нему прямо в Роспатент, что гораздо проще, чем регистрировать товарный знак непосредственно в зарубежной стране.

    Международная регистрация товарного знака по заявке российских компаний возможна только после того, как этот знак будет зарегистрирован в России5. По состоянию на 30 апреля 2003 года участниками Мадридского соглашения и Протокола к нему является 71 государство.

Товарный знак

Товарным знаком называется обозначение, служащее для индивидуализации товаров (работ, услуг) юридических или физических лиц4. По отношению к услугам вместо термина «товарный знак» может применяться термин «знак обслуживания».

Товарные знаки позволяют отличать сходные товары (работы, услуги) одних предприятий и частных лиц от товаров (работ, услуг) других.

Товарный знак может состоять из разных элементов: слов, фраз, рисунков, объемных объектов и фигур, звуковых элементов (например, музыкальных фрагментов), экранных заставок, мультфильмов, символов и их различных комбинаций.

Наряду с термином «товарный знак» в деловой литературе часто употребляются также западные термины «торговая марка» и «бренд». Обычно считается, что торговая марка является синонимом «товарного знака». Под брендом же, как правило, понимают хорошо известный, узнаваемый товарный знак, уже завоевавший доверие определенных потребителей.

При отказе в регистрации товарного знакаили отмене регистрации по заявлениютретьих лиц компания может представитьсвои возражения в Палату по патентнымспорам Роспатента, решения которой в своюочередь могут быть обжалованы варбитражном суде. Рассмотрим некоторыеспоры, возникающие при регистрациитоварных знаков.

Споры, связанные с регистрациейтоварного знака

В регистрации товарного знака может бытьотказано на основании положений статей 6 и 7Закона о товарных знаках.

Так, не могут быть зарегистрированы вкачестве товарных знаков обозначения,состоящие только из элементов:

  • вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
  • являющихся общепринятыми символами и терминами;
  • характеризующих товары (в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, время, место, способ производства или сбыта);
  • государственных гербов, флагов и т. п.
    Пример 1

    Первоначальная регистрация по заявке компании ОАО «Концерн «Калина» товарного знака «Фтородент — Ftorodent» была отменена Роспатентом. Основанием стал вывод о том, что наименование «Фтородент — Ftorodent» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида и указывает на качество и свойство товара — зубную пасту, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя конкретного производителя.

    Суд поддержал эти доводы и указал на то, что в течение многих лет (еще до распада СССР) название «Фтородент» не обладало индивидуализирующей функцией, присущей товарному знаку, и зубная паста под этим названием выпускалась разными предприятиями более десяти лет. Наименование «Фтородент» указывает на наличие в зубной пасте фтора (ftor), который оказывает лечебно-профилактическое действие на твердые ткани зубов — «дент» (dent) (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.06.01 № КГ-А40/3119-01).

Необходимым условием регистрациитоварного знака является его новизна.Например, в качестве товарного знака немогут быть зарегистрированы обозначения,тождественные или «сходные до степенисмешения» с товарными знаками, заявка нарегистрацию которых была подана раньшедругим предприятием (частным лицом) вотношении тех же товаров. Это предприятие (частноелицо) имеет приоритетное право наиспользование товарного знака.

    Пример 2

    Апелляционная палата Роспатента рассмотрела возражения иностранной компании — владельца товарного знака «GIORGIO ARMANI» — против регистрации российской фирмой товарного знака «GIANNI ARMANI», который мог указываться на производимых ею тканях, одежде и обуви. Иностранная компания основывала свои возражения на том, что товарный знак «GIANNI ARMANI» воспроизводит фамилию всемирно известного модельера и сходен до степени смешения с каждым из принадлежащих иностранной компании международных товарных знаков «ARMANI», «GIORGIO ARMANI», «AX ARMANI EXCHANGE», также используемых на тканях, одежде и обуви.

    Апелляционная палата Роспатента согласилась с этими доводами и отменила регистрацию товарного знака «GIANNI ARMANI».

В качестве товарных знаков также не могутбыть зарегистрированы обозначения,тождественные:

  • названию известного в России произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права;
  • фамилии, псевдониму известного лица без согласия этого лица (или его наследников);
  • фирменному наименованию (его части) российской компании (в отношении однородных товаров), которое было зарегистрировано до подачи заявки на регистрацию товарного знака.
    Пример 3

    ООО «Торгово-производственная фирма «1000 мелочей» обратилось в суд с требованием признать недействительной регистрацию компанией ЗАО «Лаверна» товарного знака «1000 мелочей». Суд поддержал истца, указав на то, что фирма «1000 мелочей» была зарегистрирована задолго до регистрации ЗАО «Лаверна» товарного знака. При этом фирма «1000 мелочей» оказывает услуги, являющиеся однородными к тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак: по 35-му классу — демонстрация товаров, стимулирование сбыта товара (для третьих лиц), организация и проведение выставок с коммерческими и рекламными целями; по 36-му классу — посредничество (представление агентов-посредников); по 42-му классу — реализация товаров. Поскольку регистрация товарного знака произведена с нарушением ст. 7 Закона о товарных знаках, она была признана неправомерной (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.08.01 № КГ-А40/3913-01).

Следует отметить, что большинстворазногласий, связанных с вопросамирегистрации товарных знаков, не доходят доарбитражного суда, а разрешаются Палатой попатентным спорам Роспатента. Основную жечасть судебных разбирательств составляютдела о незаконном использовании товарныхзнаков.

Нарушение прав на товарный знак

Как уже указывалось, правовая охранатоварного знака возможна только в томслучае, если он зарегистрирован. При этомисключительное право владельца на товарныйзнак определяется в отношении тех товаров иуслуг, которые перечислены в свидетельствена товарный знак.

    Пример 4

    ООО «Ювелюкс» обратилось в суд с требованием обязать ООО «Векста» прекратить использовать товарный знак «МАСКА». Суд отказал в иске, мотивировав это тем, что ООО «Ювелюкс» зарегистрировало товарный знак «МАСКА» в отношении продажи ювелирных изделий, в то время как ООО «Векста» занимается реализацией одежды и использует товарный знак «МАСКА» на вывеске. Таким образом, компании используют одно и то же обозначение в отношении разных товаров, которые согласно Международной классификации товаров и услуг не являются однородными. С учетом видов реализуемых товаров применяемый фирмами товарный знак способен отличать услуги одной компании от услуг другой, в связи с чем потребители не могут быть введены в заблуждение (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.11.02 № КГ-А40/7269-02).

Часто бывает так, что конкурентыиспользуют не точно такой же товарный знак,как у его владельца, а очень похожий. В такихслучаях владелец оригинального товарногознака должен доказать, что товарные знакисхожи до степени смешения и могут вводитьпокупателей в заблуждение в отношениитовара и его производителя.

    Пример 5

    Компания «Бакарди энд Компани Лимитед» обратилась в суд с требованием запретить ООО «Глобус» использовать для маркировки выпускаемых им алкогольных напитков название «MARTINO», сходного до степени смешения с товарным знаком «MARTINI», владельцем которого является компания. «Бакарди энд Компани Лимитед» зарегистрировала свой товарный знак в России, и, по ее мнению, продажа напитка со сходным названием является нарушением прав на товарный знак. Заключение Федерального института промышленной собственности подтвердило, что названия «MARTINI» и «MARTINO» сходны до степени смешения и могут вводить в заблуждение потребителей в отношении товара и его производителя (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.10.01 № 3393).

    Пример 6

    ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс» и ООО «Редакция журнала «Вояж» обратились в суд с требованием запретить ЗАО «Издательский дом «Вояж и отдых» и авиакомпании «Трансаэро» использовать слово «вояж» в названии издаваемых ими журнала «Вояж и отдых» и газеты «Вояж с Трансаэро».

    Из материалов дела следует, что ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс» имеет право на товарный знак, который представляет собой графическое изображение слова «вояж», причем над этим словом расположено словосочетание «Центр Плюс».

    Как указал суд, названия журнала «Вояж и отдых» и газеты «Вояж с Трансаэро» изображены графически в стиле, абсолютно не похожем на графическое изображение слова «вояж» в товарном знаке. В связи с этим судьи пришли к выводу, что сам факт использования слова «вояж» как части словосочетания в названии газеты и журнала не может быть признан использованием товарного знака ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс», поскольку слово «вояж» в этом случае «несет смысловую нагрузку как часть русского языка» (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.03.98 № КА-А40/503-98).

Нарушением права на товарный знакпризнается использование его илиобозначения, сходного с ним до степенисмешения, без разрешения владельца вгражданском обороте на территории России, втом числе:

  • на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся в Россию;
  • при выполнении работ, оказании услуг;
  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
  • в интернете, в частности в доменном имени.

Таким образом, нарушителями могут быть нетолько фирмы, которые самостоятельнопроизвели товары и использовали на нихчужой товарный знак, но и компании,реализующие или хранящие эти товары. Впоследнем случае, однако, потребуетсядоказать, что товары хранились с целью ихдальнейшей продажи, а не для собственногопотребления.

    Пример 7

    В арбитражный суд обратился часовой завод с иском к комиссионному магазину, который торговал товаром другого производителя с изображением товарного знака завода. Руководство магазина полагало, что не может отвечать за нарушение прав на товарный знак, поскольку магазин не являлся изготовителем часов, а занимался только их реализацией. Однако поскольку предложение к продаже контрафактного товара7 само по себе является нарушением права на товарный знак, суд удовлетворил иск, обязав магазин снять часы с реализации (п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.97 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»).

    Пример 8

    Изготовитель заменителя сахара обратился в суд с иском к фирме, на складе которой хранилась продукция, маркированная его товарным знаком. Фирма не признавалась в нарушении, ссылаясь на то, что она лишь предоставила свои склады для хранения товара. Однако было установлено, что она направила нескольким розничным магазинам предложения о продаже указанного заменителя сахара и проекты соответствующих договоров. В связи с этим суд указал на то, что целью фирмы была последующая реализация продукции, а это является нарушением права истца на товарный знак (п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.97 № 19).

Хранение продукции с товарным знакомдругой фирмы само по себе не можетсчитаться нарушением. Если организацияпросто предоставила свои помещения дляскладирования товара, а продать егонамеревается другая фирма, то именнопродавец будет являться нарушителем.

В то же время из ст. 4 Закона о товарныхзнаках следует, что импорт товаров, накоторых использован товарный знак безсогласия его владельца, являетсянарушением прав на этот товарный знакнезависимо от цели ввоза товаров. Такой жевывод сделан в Методических рекомендацияхпо выявлению и пресечению правонарушений,связанных с незаконным использованиемтоварных знаков (утв. письмом ГТК России от29.05.03 № 01-06/22096).

При выявлении нарушений права на товарныйзнак помимо требований о прекращениинарушения компании вправе добиваться черезсуд:

  • публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации фирмы;
  • удаления за счет нарушителя товарного знака с контрафактного товара, этикеток и упаковок или уничтожения контрафактного товара, этикеток и упаковок при невозможности удаления товарного знака;
  • взыскания с нарушителя причиненных убытков или выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1000 до 50 000 МРОТ (на сегодня от 100 000 до 5 000 000 руб.).

Операции с товарным знаком

Очевидно, что работать под известнымтоварным знаком намного выгоднее, нежелизатрачивать огромные средства на «раскрутку»собственного бизнеса и поддержку егостабильности. Поэтому в настоящее времяширокое распространение впредпринимательской сфере получили сделки,связанные с передачей права наиспользование товарного знака. Между темпри неправильном оформлении таких сделокнередко возникают спорные ситуации,разрешать которые приходится в суде.

Передача товарного знака может бытьоформлена лицензионным договором,договорами уступки товарного знака икоммерческой концессии (франчайзинга).

Лицензионный договор

По лицензионному договору владелецтоварного знака (лицензиар) передаетдругому лицу (лицензиату) неисключительноеправо (в виде лицензии) на использованиетоварного знака в отношении всех или частитоваров. При этом владелец знака можетодновременно заключать лицензионныедоговоры с другими лицами. Кроме того, вконтракте стороны могут предусмотретьусловие о том, что лицензиат вправепредоставлять лицензии на использованиетоварного знака третьим лицам.

Обязательным условием лицензионногодоговора является положение о том, чтокачество товаров лицензиата должно быть нениже качества товаров лицензиара иконтролировать выполнение этого условиядолжен лицензиар. Если такое условие влицензионном договоре отсутствует, то онсчитается недействительным (постановленияФедерального арбитражного судаМосковского округа от 19.12.01 № КГ-А40/7287-01 и от05.04.01 № КА-А40/1310-01).

Договор уступки товарного знака

При уступке товарного знака у негопоявляется новый владелец, который может посвоему усмотрению разрешать или запрещатьпользоваться этим товарным знаком другимлицам. Заметим, что в отличие отлицензионного договора при договоре обуступке товарного знака изготовлениепродукции ненадлежащего качества новымвладельцем товарного знака не влечетнедействительность договора (п. 8информационного письма Президиума ВАС РФот 29.07.97 № 19).

Договор коммерческой концессии

По договору коммерческой концессии однакомпания (правообладатель) обязуется завознаграждение предоставить другой фирме (пользователю)право использовать комплекс принадлежащихей исключительных прав, в том числе права нафирменное наименование или коммерческоеобозначение и на коммерческую информацию. Вдоговоре могут быть оговорены и другиеправа, например на товарный знак, знакобслуживания и т. д. (ст. 1027 ГК РФ). Такимобразом, право на товарный знак может бытьодним из тех исключительных прав, которыепредоставляются пользователю по договорукоммерческой концессии.

Суть договора коммерческой концессиисостоит в том, что правообладатель, имеющийразработанную систему ведения бизнеса,сформировавшуюся репутацию и хорошоизвестный товарный знак, разрешает другомупредприятию (частному лицу) использоватьэту систему за вознаграждение.

Договор коммерческой концессии нужнорегистрировать в том налоговом органе, гдевладелец товарного знака былзарегистрирован в качестве юридическоголица. Если правообладателем являетсяиностранная компания, то договоррегистрируется налоговой инспекцией,зарегистрировавшей в качествеюридического лица российскую компанию —пользователя товарного знака (п. 1.2 Порядкарегистрации договоров коммерческойконцессии (субконцессии), утв. приказом МНСРоссии от 20.12.02 № БГ-3-09/730).

Общие требования к договорам

Лицензионные договоры, а также договорыоб уступке товарного знака и коммерческойконцессии, предусматривающие передачуправа на использование товарного знака,обязательно должны быть зарегистрированы вРоспатенте. В противном случае такиедоговоры признаются недействительными (постановленияФедерального арбитражного суда Западно-Сибирскогоокруга от 15.04.03 № Ф04/1572-293/А03-2003 иФедерального арбитражного судаМосковского округа от 30.12.02 № КГ-А40/8364-02).

При заключении всех указанных вышедоговоров необходимо помнить и об общихположениях гражданского законодательства.В частности, Федеральный арбитражный судМосковского округа в постановлении от 16.04.01№ А40-41450/00-15-413 признал недействительнымлицензионный договор из-за того, что состороны правообладателя его подписалонеуполномоченное лицо.

Товарный знак и фирменноенаименование

В заключение рассмотрим вопрос о том, каквзаимосвязаны права на фирменноенаименование и на товарный знак.

Право на фирменное наименованиеустановлено ст. 54 ГК РФ. Каждая коммерческаяорганизация должна иметь фирменноенаименование. Юридическое лицо, фирменноенаименование которого зарегистрировано вустановленном порядке, имеетисключительное право на его использование.Фирменное наименование содержит указаниена организационно-правовую форму (ООО, ЗАО)юридического лица, поэтому возможныситуации, когда фирменные наименованиякомпаний различаются только в частиорганизационно-правовой формы.

    Пример 9

    ЗАО «Энергис» обратилось в суд с иском к ООО «Энергис» с требованием признать за собой исключительное право на использование своего фирменного наименования и изменить наименование «ООО «Энергис». Суд указал на то, что две компании обладают разными фирменными наименованиями, которые помимо слова «Энергис» содержат указание на их организационно-правовую форму (ЗАО и ООО), и потому признал право ответчика на фирменное наименование ООО «Энергис» (постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.10.01 № А28-2411/01-58/19).

Как упоминалось выше, в качестветоварного знака не может бытьзарегистрировано обозначение,тождественное фирменному наименованию (егочасти) уже существующей компании вотношении однородных товаров. Однако вернаи обратная ситуация: владелец товарногознака вправе предъявить претензии фирме снаименованием, схожим с охраняемымтоварным знаком, правда, только в том случае,если эта фирма использует своенаименование в качестве товарного знакапри производстве или продаже однородныхтоваров. В противном случае права владельцатоварного знака не ущемляются, посколькутоварный знак призван отличать товары иуслуги одного производителя от товаров иуслуг другого, в то время как фирменноенаименование индивидуализирует самогопроизводителя товаров или услуг.

    Пример 10

    ЗАО «Элкаб» обратилось в суд с требованием запретить ООО «Элкаб» использовать товарный знак «Элкаб» в рекламе, деловых отношениях, при реализации продукции. Однако ООО «Элкаб» заявило, что использовало не товарный знак, а право на фирменное наименование (то есть рекламировало не товар, а свою фирму). В связи с отсутствием доказательств об использовании товарного знака иск был отклонен (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29.09.2000 № Ф09-1427/2000-ГК).

    Пример 11

    Общественная организация «Издательство «Сфера» Российского теософского общества подала иск на ООО «Творческий центр «Сфера» с требованием прекратить использование словесного товарного знака «Сфера» при изготовлении и реализации печатной продукции. Суд выяснил, что ответчик в выходных данных изданных им книг указывал свое наименование как издателя — словосочетание «Творческий центр» и слово «Сфера». При этом слово «сфера» было написано другим шрифтом, не схожим с начертанием, используемым в зарегистрированном товарном знаке истца. К тому же истец не представил доказательств, подтверждающих, что обозначение «Сфера» использовалось именно на однородных товарах. В связи с этим иск был отклонен (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.02 № КГ-А40/6921-01).

    Пример 12

    ООО «МПК Атлант» обратилось в суд с требованием к ООО «ПКФ «Атлант-Авто» прекратить выполнение однородных услуг и распространение рекламы под товарным знаком «Атлант». Из материалов дела следует, что истец являлся владельцем товарного знака в виде пирамиды с окружностью внутри нее и со словесным обозначением «Атлант» внизу пирамиды, а также товарного знака только со словесным обозначением «Атлант» в отношении услуг по ремонту и техобслуживанию автомобилей и перевозке грузовым транспортом. Ответчик же использовал обозначение «Атлант» в газетной и телевизионной рекламе.

    Суд отметил, что, указывая в рекламе свое фирменное наименование, ответчик пользовался своим исключительным правом. Суд также пришел к выводу, что права истца не нарушаются, поскольку обозначение в виде фирменного наименования ответчика отличается от товарного знака истца, при этом были учтены заключения специалистов: филолога, патентного поверенного и антимонопольного управления (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.07.2000 № Ф04/1647-354/А70-2000).

Таким образом, очень важно внимательноподходить не только к созданию товарногознака, но и к его последующей регистрации иправовой защите. В этом случае плодамивашего успешного бизнеса не смогутвоспользоваться недобросовестныеконкуренты.

«Часто споры по товарным знакамвозникают из-за невнимательности ихвладельцев»

Интервью с управляющим партнеромкомпании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» (Москва)Андреем Гольцблатом

— Какие споры по товарным знакамвозникают наиболее часто и как они обычноразрешаются в суде?

— Чаще всего судебные споры связаны,конечно же, с попытками сымитировать илископировать товарный знак. Разрешаютсятакие споры по-разному. Иногда бываетдостаточно направить нарушителюпредупредительное письмо, после чегоиспользование знака прекращается. Однакоесли спор касается умышленных подделок, тоон может затянуться надолго. Кроме того, впоследнее время участились случаи, когдаиспользование известными компаниями «нетипичных»для них товарных знаков оспариваетсянедобросовестными лицами намеренно дляполучения денежной компенсации. Например,недавно разбиралось дело предпринимателяКалинина против компании «Пепси-Кола»,которая в рекламной акции использовалатоварный знак «На все 100». Компании «Пепси-Кола»удалось отстоять свои права, поскольку этотзнак был зарегистрирован именно ею ипользовался правовой охраной в России.

Вообще крупные и известные компании оченьуязвимы, поскольку они не могут ниисчезнуть, ни раствориться, ни «размыть»свои активы. К тому же новый Арбитражныйпроцессуальный кодекс РФ позволяетнемедленно исполнять решения суда первойинстанции. Поэтому если добросовестныйвладелец товарного знака проиграет дело впервой инстанции, то даже выиграв его вконечном итоге, вернуть свои деньги он всеравно не сможет: у недобросовестныхзаявителей иска к тому времени может небыть ни активов, ни имущества. Получается,что новый АПК РФ создал дополнительныепроблемы для добросовестныхпроизводителей.

— Какие еще законодательные пробелысуществуют в области защиты товарныхзнаков?

— Я бы не стал говорить о каких-тозначительных пробелах. Последние изменения,внесенные в Закон о товарных знаках8,в основном существенно усилилизаконодательную базу для их защиты. Хотянекоторые положения, наоборот, ослабилипозицию владельцев товарных знаков.Например, срок аннулирования товарногознака при его неиспользовании сокращен спяти до трех лет.

Главная же проблема заключается не взаконодательстве, а в его применении, атакже в неквалифицированности судов. Дела,которые специалистам кажутся достаточнопонятными и предсказуемыми, в судах поройвызывают длительное и сложноеразбирательство с неожиданным результатом.Например, в случае с компанией «Пепси-Кола»дело рассматривалось целый год, хотя должнобыло разрешиться сразу. Истец основывалсвой иск на лицензионном соглашении,которое не было зарегистрировано вРоспатенте, что является непременнымусловием. Однако вместо того, чтобыпризнать такое соглашениенедействительным и отказать в иске, судпродолжал разбирательство до тех пор, покаРоспатент не отменил регистрацию товарногознака, которым пользовался истец.

— Были ли в Вашей практике споры потоварным знакам, связанные сналогообложением?

— Да. Такие споры в основном касаютсяудержания налога с доходов иностранныхорганизаций при выплате им вознагражденийпо лицензионным договорам. По общемуправилу в соответствии с российскимзаконодательством платежи полицензионному соглашению, перечисляемые заграницу, облагаются налогом в России.Российская компания — лицензиат (приобретательлицензии на использование товарного знака)является налоговым агентом и должнаудержать налог с доходов иностранной фирмыи перечислить его в бюджет. Тем не менеепрактически со всеми развитыми странамизаключены соглашения об избежании двойногоналогообложения, согласно которым в Россииналог с доходов иностранной фирмы неудерживается. В суде нам не раз удавалосьдоказать, что в таких ситуациях должныприменяться именно международныесоглашения.

Есть также одна проблема, с которойнекоторые компании могут столкнуться приотнесении лицензионных платежей на затратыдля целей обложения налогом на прибыль.Лицензия на право использования товарногознака по общему смыслу предоставляетсякомпании, производящей товары, а не фирме,которая только продает их, поскольку дляперепродажи компания покупает упроизводителя товар с уже нанесеннымтоварным знаком. Таким образом, для тогочтобы купить у владельца товарного знакапродукцию, маркированную его знаком,лицензия не нужна, поскольку, продаваятовар, владелец автоматическипредоставляет право на его дальнейшееиспользование. Поэтому если фирмазанимается только продажей товаров, но приэтом осуществляет платежи по лицензионномудоговору за использование товарного знака,возникает вопрос об экономическойобоснованности таких платежей. Напомню, чторасходы уменьшают налогооблагаемуюприбыль, только если они документальноподтверждены и экономически обоснованы. Вданном же случае непонятно, зачемуплачиваются лицензионные платежи, есликомпания и так может использовать товарныйзнак при покупке (в том числе импорте) ипродаже товаров?

Для того чтобы такие платежи можно былоотносить на затраты, учитываемые для целейналогообложения, мы рекомендуем вместолицензионного договора заключать договоркоммерческой концессии. Его предметомможет быть передача не товарного знака, ауникальной технологии (способа)распространения продукции и другойинформации, являющейся коммерческой тайной,например результатов маркетинговогоисследования рынка и т. д. В отличие отлицензионного соглашения договоркоммерческой концессии очень гибкий: онпозволяет передавать широкий спектр прав иможет быть адаптирован под правиланалогообложения.

— Возникают ли проблемы с учетом дляцелей налогообложения расходов по рекламетоварного знака?

— В нашей практике был спор, когданалоговая инспекция не принимала рекламныерасходы фирмы, продававшей товар неконечным потребителям, а дистрибьюторам.Налоговики считали, что компаниянеправомерно уменьшала налоговую базу поналогу на прибыль на сумму затрат нарекламу, проведенную в пользу третьих лиц (дистрибьюторов).По мнению инспекции, поскольку рекламанаправлена на конечного потребителя, она неможет быть включена в расходы у фирмы,которая не продает товары в розницу. Однаков суде мы доказали, что продвижение товараего производителем предусмотреносоглашениями, которые заключены сдистрибьюторами, что позволяет включатьрекламу в затраты, учитываемые для целейналогообложения. Таким образом, подобныерасходы можно предусмотреть в договорахлюбой компании, через которую проходиттовар. Это будет доказывать ихэкономическую обоснованность.

— Что можно посоветовать компаниям,регистрирующим товарные знаки, дляизбежания судебных споров?

— Очень часто споры по товарным знакамвозникают из-за невнимательности ихвладельцев. Например, нередко в качестветоварного знака регистрируют толькословесные обозначения, при этом забываязарегистрировать элементы дизайна,оформления, упаковки и т. п. Это позволяетнедобросовестным конкурентамзарегистрировать в качестве товарногознака такие же слова, поменяв в них одну-двебуквы и использовав тот же шрифт и дажевнешний вид упаковки. В результатепокупатели воспринимают поддельный товаркак продукцию добросовестногопроизводителя, который в такой ситуацииникак не может защититься. Поэтомунеобходимо очень серьезно продумывать видтоварного знака, обязательнорегистрировать не только отдельные слова,но и элементы дизайна, а может быть, и всюупаковку в целом.

Беседовала Татьяна Пономарёва

__________________________________________
1 Товарный знак могутзарегистрировать только компании ииндивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 2Закона РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках,знаках обслуживания и наименованиях местпроисхождения товаров» (далее – Закон отоварных знаках). – Примеч. редакции.
2 В некоторых случаях приоритетопределяется по особым правилам,установленным в ст. 9 Закона о товарныхзнаках. – Примеч. редакции.
3 При наличии уважительных причиннеприменения товарного знака на товарахили их упаковке его использованием можетбыть также признано применение товарногознака в рекламе, печатных изданиях, наофициальных бланках, вывесках, придемонстрациях на выставках и ярмарках (п. 1ст. 22 Закона о товарных знаках). – Примеч.редакции.
4 Статья 1 Закона о товарных знаках. – Примеч.редакции.
5 Все страны – участницы Мадридскогосоглашения являются участницами Протоколак Мадридскому соглашению. Однако некоторыегосударства, присоединившиеся к Протоколук Мадридскому соглашению, не являютсяучастниками Мадридского соглашения. Длямеждународной регистрации товарного знакав таких странах российским компаниямдостаточно иметь документы о том, чтозаявка о регистрации этого знака в Россииуже принята к рассмотрению Роспатентом. – Примеч.редакции.
6 Проверка наличия оснований дляотказа в регистрации, например еслииспользовано обозначение, которое не можетбыть зарегистрировано как товарный знакили если такой товарный знак ужезарегистрирован другой компанией. – Примеч.редакции.
7 Контрафактными, в частности,являются товары, этикетки и упаковкитоваров, на которых незаконно используетсятоварный знак или сходное с ним до степенисмешения обозначение (ст. 4 Закона отоварных знаках). – Примеч. редакции.
8 Приняты Федеральным законом от 11.12.02№ 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений вЗакон Российской Федерации «О товарныхзнаках, знаках обслуживания инаименованиях мест происхождения товаров».– Примеч. редакции.

 

Для франчайзи

Что такое франчайзинг, Каталог франшиз, Франшиза недели, Лучшие франшизы

Для франчайзеров

Продажа франшизы, Разработка франшизы, Наши разработки

О нас

История компании, Контакты

109029, Москва, Нижегородская ул. д. 32 стр. 15, оф. 207. (с) Frshop.ru 2001 - 2017, Все права зашищены